今天是:2019年05月14日

企业商标海外布局中美国商标注册常见问题

文章来源: 律商视界 发布时间: 2025.06.04 【字体:

2025年2月24日,美国专利商标局(USPTO)发布了多达531页的《补充陈述理由令》,指控三家具有关联关系的中国深圳知识产权代理公司涉嫌在商标申请中伪造签名、提供虚假信息,附件列明的4.2万余件美国商标面临被批量撤销的危机,很多从事跨境业务的中国企业被牵涉其中。

实际上这并不是“美国商标爆雷”事件的首次发生,美国政府问责署(GAO)于2024年3月14日发布的《知识产权:加强欺诈风险管理可提升商标系统完整性》报告直接载明,“截至2022年底,美国280万注册商标中可能有超100万件存在虚假申报或信息失实问题”。美国专利商标局意识到存在大量涉嫌违规的已注册美国商标后,不断升级审查机制,先后在2022年9月“爆雷”1.3万余件,2023年11月“爆雷”5.3万余件,2024年3月“爆雷”2.8万余件,2024年8月“爆雷”7000余件。

美国专利商标局对已注册商标乱象的治理正不断升级,相应地,美国专利商标局对商标注册申请的审核也会进一步加强。在这种趋势之下,从事跨境业务的中国企业更需要能够分辨并筛选出正规的商标代理服务商和具有资质的美国执业律师,避免委托一味进行低价竞争的商标代理服务商,导致给企业“埋雷”,包括但不限于跨境电商平台品牌备案失效、账号及店铺等运营受限、货品滞留海关、商标失效后被抢注、企业市场权益受损等不利后果。

一、美国商标的申请途径指什么?该如何选择?

对中国企业而言,有两种申请美国商标的途径,一是基于《马德里协定》,向世界知识产权组织(WIPO)提交商标国际注册申请并指定美国,通常被称为马德里体系商标申请途径,二是直接向美国专利商标局提交商标注册申请,通常被称为单一国家商标申请途径。

这两种申请途径最大的差异点在于,使用马德里体系的前提是存在“基础商标”,也就是企业在中国已注册或正在申请的商标,并且所申请国际商标的图样、申请人名称和地址等基础信息需要与基础商标保持一致。马德里体系途径的优势主要在于便于企业同时指定多个国家或地区申请商标保护,降低多国注册的综合成本,适合业务覆盖广泛且商标设计稳定的企业。

选择直接向美国专利商标局申请则无基础商标限制,可以更加灵活,尤其适合需要本土化调整商标的企业,例如为适应海外市场注册英文商标或者注册图样有所变化的商标。在商品类别选择上,也可以根据实际业务精准指定小类。需注意此种申请途径下,基于美国专利商标局的规定,美国以外国家的申请者不能自行在美国提出商标申请,必须由美国律师代理,律师费用可能增加成本。

这两种申请途径各有利弊,企业需要结合自身的长期品牌战略进行选择,避免因初期节省成本而牺牲灵活性。

二、如何通过商标检索降低美国商标注册风险?

商标检索一直是企业规避注册风险的核心步骤。企业提交国内商标注册申请之前,通常都会进行商标搜索,来确定是否存在已注册的类似商标或相同商标,主要是为了减少商标注册被驳回的风险。

而在企业提交美国商标注册申请前进行的商标检索,除了通过美国专利商标局的商标电子搜索系统(TESS)进行已注册或正在申请的美国商标自查外,还建议企业通过平台检索、商业数据库检索等方式额外排查未注册但已实际使用的美国商标带来的潜在风险。

之所以建议企业进行更全面的商标检索,在于美国商标体系以“使用在先”原则为核心,即商标权归属于最先在美国实际使用的一方,更强调商标的实际使用,仅仅通过美国专利商标局检索已注册或正在申请的商标是比较有风险的。若企业未能提前通过深度检索排查出未注册但已实际使用的类似或相同美国商标,可能发生商标申请被驳回、延误或涉诉等不利后果。

三、“已使用申请”以及“意向申请”是什么意思?如何进行选择?

“使用在先”原则体现在美国商标注册流程的方方面面。美国商标的注册申请有三种类型,分别为“已使用申请”、“意向申请”以及“原属国注册”。

“已使用申请”(actual use),也可以称为“实际使用申请”,主要适用于申请注册前在美国已经使用的商标。企业选择“已使用申请”这一类别后,需要在申请的同时提交该商标在美国的真实使用证据。如果企业无法提供在美真实使用证据,则该商标申请直接不会被受理。

“意向申请”(intend to use),主要适用于申请注册前尚未在美国实际使用的商标,申请时无需企业提交该商标在美国的真实使用证据。需要注意的是,只是“申请时”不需要同步提交使用证据,美国专利商标局会在商标申请的实质审查通过后向企业发出核准通知书,并要求企业在六个月内提供该商标在美国的真实使用证据。只有使用证据获得认可后,企业才能取得美国商标注册证书。也就是说企业在选择“意向申请”这一类别并提交了申请后,就应该注意将商标在美真实使用证据的相关准备提上日程了,虽然可以向美国专利商标局申请延期提交,但不能无限延期下去。如果企业未来几年都没有产品进入美国市场的计划,则建议不选择“意向申请”这一申请类别。

“原属国注册”(foreign registration base),指基于原属国注册的商标申请。该申请类别需要企业在国内已经注册过商标,向美国专利商标局提交的商标申请信息需要与国内注册商标的信息一致,同时也会受国内商标注册情况的影响。“原属国注册”这一申请类别不需要企业提供在美真实使用证据,适合在美国尚未实际使用、近期也不打算使用的相关商标申请。

四、什么能够作为商标的“在美使用证据”?

有力的相关商标在美使用证据,不仅能支持企业的商标申请,也能有效加强企业对商标所有权的主张。证据需要与商品/服务项目匹配,确保真实且符合美国专利商标局的要求。

能够有效显示商标实际使用情况的相关资料都可以用于提交,例如产品标签或外包装、英文网站或在售链接截图、美国商店销售业绩、广告截图、发票或报关单等。企业可以按照产品证据、销售证据、宣传证据的逻辑进行分类管理。

需要额外注意的是,企业在提供上述证据的同时也需要提供准确的使用日期,尽可能地证明更早的在美首次使用日期。

五、注册 = 永久保护?

理论上,美国对注册商标的保护可以无限期持续,前提是企业采取了有效的维护措施。核心措施包括:

(1)按要求提交使用声明书。企业在商标注册后的第5~6年需向美国专利商标局宣誓商标仍在所有注册类别中使用,并提交销售记录、产品图片等商标在美真实使用的证据,证明该商标一直在使用着。若未提交,商标将被撤销。也就是说,商标注册之后,企业仍然需要注意留存商标使用证据,避免被认定为“僵尸商标”。企业可以按年度整理相关使用证据,以便快速应对美国专利商标局的审查。

(2)及时进行续展管理。美国商标注册后的10年有效,商标到期后可以申请续展,续展有效期为10年。企业需在商标到期前12个月内提交续展申请,同时也需要提交使用宣誓和使用证明。若错过宽展期,也就是商标到期后的6个月期限,则商标彻底失效,企业需重新申请。

(3)商标使用保持一致性。商标的实际使用需与注册信息严格一致。企业在使用中擅自修改设计,如调整LOGO颜色,有可能被美国专利商标局认定为商标实质变更,进而导致商标保护失效。

注册并不是保护商标的终点,企业若未能采取有效的维护措施,极可能出现商标失效并被竞争对手趁机抢注的情况,企业也需要支付更多费用进行商标的重新申请。

六、商标分类能否随意选择?

企业在国内进行商标注册时,会追求尽量覆盖较多的商标类别。在美国进行商标注册时,也能提交多类别的申请,但需要注意根据实际业务精准选择商标类别。可以结合企业的市场战略布局,提前加入涵盖未来潜在产品或服务的商标类别。

美国的商标分类使用尼斯分类代码,企业在申请时要慎重选择商标分类,商标分类错误可能会导致商标弱化或无效。企业既需要避免缺漏,防止被他人抢注;也需要避免贪多,确保相关使用证据充分。

美国专利商标局实施商标注册后审计制度,在美国的随机审计制度及定向审计制度下,如果企业被抽查到后只能提供部分使用证据,美国专利商标局将要求将未提供使用证据的商标类别删除。

在商标续展前,企业也可以在核查商标实际使用范围后,删除未使用的类别,可以降低一定的费用。

七、商标在美国被抢注后如何处理?

若抢注商标尚未注册,企业可在公告期内提出异议,也就是在商标注册申请公告之日起30个工作日内提出异议。企业需要提交市场调查报告、消费者证词等证明混淆可能性。对方需要就商标的显著性和无混淆可能性等问题进行答辩。

若抢注商标已注册,企业可以提交撤销申请,但需要能够证明自身的在先使用或抢注方的恶意行为,如抢注方伪造使用证据等。

除了上述法律途径外,企业还可以在相关电商平台提交侵权举报,要求下架相关产品链接。

有效预防抢注的方法是企业提前做好国际核心市场的商标布局,缩短抢注时间窗口。

小结

商标保护是品牌国际化的基石,需从申请、维护到维权全链条进行合规管理。企业应摒弃“低成本捷径”,选择专业代理,留存真实证据,并建立长期监测机制,方能在激烈竞争中筑牢品牌护城河。

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